FORUM PRIVÉ POUR LA DÉTERMINATION DE LA ROYALITÉ:

LITIGES CONCERNANT LA LICENCE DE DPI

Un nouveau forum de résolution des litiges en matière de DPI est nécessaire. L'explosion des litiges internationaux et nationaux en matière de propriété intellectuelle avec les coûts associés, les retards du résultat final, l'incertitude et la dépendance vis-à-vis des points de vue différents des juges, ou la compréhension complexe des questions par les jurys, nécessite une nouvelle approche rentable et rapide pour résoudre les différends impliquant l'application, la mise en œuvre et l'octroi de licences des droits de propriété intellectuelle («DPI»), comme la détermination de la fourchette et du taux des redevances de licence de brevet contestées, en particulier pour les technologies standardisées.

Obligation SDO / SSO de la redevance F / RAND. Les titulaires de brevets appartenant aux organisations d'élaboration / d'établissement de normes («SDO» ou «SSO»), doivent respecter les statuts de SDO / SSO exigeant l'octroi de «justes, raisonnables et non discriminatoires» («FRAND» ou «RAND» aux États-Unis ) taux de redevances. Les conditions de licence F / RAND doivent être proposées à ces organisations bénévoles membres (et non-membres) pour l'utilisation des brevets et demandes de brevet standard essentiels («SEP»). Ces titulaires bénéficient financièrement de leur licence SEP pour une redevance minimale (généralement inférieure à la même chose pour les non-SEP), si la norme est acceptée par l'industrie et incorporée dans des millions de produits. Le refus de la licence RAND entraînerait l'exclusion des produits normalisés et sa technologie pourrait donc rapidement devenir non compétitive et obsolète.

L'engagement envers la norme technologique SSO est un contrat contraignant. Les titulaires de familles de brevets peuvent identifier dans leurs lettres d'acceptation («LOA») des centaines de brevets et demandes de brevets comme étant essentiels à la norme (c'est-à-dire lire sur au moins une partie de la norme SSO) ou fournir des LOA générales sans une telle identification spécifique. La LOA (envoyée au SSO / SDO) promet de délivrer une licence RAND aux brevets étant essentiels à la norme SSO, que d'autres entreprises doivent utiliser techniquement / commercialement afin de se conformer à la norme de l'industrie. Un tel engagement, considéré par les SSO et les tribunaux comme un contrat contraignant, est une condition de l'adaptation par le SSO de la technologie brevetée aux normes techniques du SSO. Ces normes (un protocole technique commun de règles, de directives et de spécifications) sont adaptées pour réduire le risque de «hold-up de brevet» / abus de licence, promouvoir la compétitivité / innovations, protéger la santé publique, assurer la qualité, l'interopérabilité / la compatibilité des composants des produits et les processus pour une technologie particulière, comme les communications sans fil WIFI ou la technologie de codage vidéo.

La violation des contrats F / RAND est une défense pour contrefaçon. Tout utilisateur de la norme SSO peut appliquer les contrats SSO en tant que tiers bénéficiaire, à moins que l'engagement RAND ne s'applique pas au contrefacteur du brevet. Les titulaires de brevets, qui ont pris des engagements RAND de concéder des licences aux conditions RAND à ceux qui souhaitent adhérer aux règles SSO ou SDO, ne peuvent pas obtenir de recours en contrefaçon de brevet (par exemple, une injonction dans les procédures judiciaires, des ordonnances d'exclusion dans les enquêtes en vertu de l'article 337 de la loi tarifaire du 1930) s'ils avaient offert des licences à des conditions non RAND ou des défenses RAND ont été jugées par les tribunaux. Un contrevenant peut poursuivre une détermination du taux de redevance RAND tout en refusant la contrefaçon ou en invoquant l'invalidité du brevet, même si ces moyens de défense peuvent en fin de compte éliminer la nécessité d'une licence.

Conditions F / RAND Des litiges surgissent inévitablement. Des différends irréconciliables entre concédant de licence et licencié, concernant la signification et les calculs de fourchette / taux de RAND pour SEP, les brevets non essentiels ou les brevets non soumis aux engagements de RAND, surviennent lors des négociations de licence et / ou de la détermination des dommages-intérêts pour contrefaçon sur la base d'un «taux de redevance raisonnable».

Absence de formules de redevances F / RAND. Les SSO / SDO en Europe et aux États-Unis ne fournissent aucune formule spécifique / standard pour fixer les redevances RAND, mais exigent seulement que le concédant et le titulaire de licence conviennent de redevances indéfinies «raisonnables et / ou non discriminatoires» (un pourcentage du revenu brut sur le produit final ou article breveté). La FTC a seulement recommandé que les tribunaux appliquent le cadre de négociation hypothétique pour déterminer les dommages-intérêts des redevances RAND (pour les brevets validés par RAND) et fixer un plafond de redevances, mais pas de formules ou de chiffres spécifiques (par exemple, des pourcentages fixes). *

Détermination des redevances uniquement par les tribunaux. Il n'y a pas de forum qui permettrait de déterminer quelles conditions d'indemnisation du breveté sont justes et raisonnables ou quel devrait être le taux de redevance RAND pour n'importe quel secteur, à l'exception des tribunaux. Les décisions des tribunaux peuvent entrer en conflit les unes avec les autres en ce qui concerne les questions juridiques et techniques complexes entrelacées nécessitant une expertise spécialisée. La Commission du commerce international n'accorde qu'une injonction (interdisant l'importation de produits incriminés), mais pas des dommages-intérêts, et la mesure d'application de l'ITC d'un titulaire de brevet peut ne pas être appropriée pour les brevets soumis aux obligations de licence RAND.

Directives de taux de redevance contradictoires. Les agences gouvernementales (ayant une autorité persuasive mais non contraignante) émettent des recommandations qui sont également en conflit avec les décisions des tribunaux. Par exemple, la recommandation de la FTC était qu'une redevance devrait être basée sur les avantages de la technologie brevetée par rapport aux alternatives technologiques disponibles au moment où la norme pertinente a été élaborée (pas au moment de la première infraction conformément à l'arrêt Georgia-Pacific **) et non les 15 facteurs (définis par la décision du tribunal Georgia-Pacific) devraient être utilisés comme guide de détermination des taux.

Option pratique: Forum privé pour la détermination du taux de redevance sur les DPI par les arbitres en utilisant la jurisprudence, la logique, les repères économiques, les preuves techniques présentées par les parties impliquées et, le cas échéant, les normes SSO et les engagements RAND. Les arbitres rendent des décisions cohérentes après leur analyse des facteurs clés standardisés, tels que les redevances cumulées / cumulées, la contribution de l'invention brevetée et sa valeur par rapport à la norme SSO (comme dans les négociations bilatérales entre le propriétaire du SEP et le réalisateur de l'invention), et l'existence (et la pluralité ) des technologies de substitution / concurrentes au moment où la norme SSO a été élaborée. Les décisions objectives, uniformes et équitables des arbitres liant les parties (conformément à l'accord d'engagement de l'arbitre) empêchent la divulgation de secrets commerciaux, économisent du temps et des ressources des parties impliquées, apportent clarté et certitude dans les négociations de licence et guident les tribunaux, atout de propriété intellectuelle propriétaires, avocats, banquiers et investisseurs.

* FTC, «The Evolving IP Marketplace», mars 2011.

** Georgia-Pacific Corp. contre United States Plywood Corp., 318 FSupp 1116 (SD NY 1970).